Использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова для контекстной рекламы: правовой анализ по законодательству Республики Беларусь

Краткий ответ

Использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова для контекстной рекламы (keyword advertising) неоднозначно с правовой точки зрения и несёт существенные риски квалификации как нарушения законодательства Республики Беларусь. Законодательство прямо не регулирует данный вопрос, однако совокупность норм о товарных знаках, противодействии недобросовестной конкуренции и рекламе создаёт правовые основания для признания таких действий неправомерными.

1. Правовая природа контекстной рекламы и ключевых слов

Контекстная реклама — это вид интернет-рекламы, при которой объявления демонстрируются пользователю на основе введённых им поисковых запросов или проявленного интереса к определённым товарам/услугам. Механизм настройки контекстной рекламы предполагает использование ключевых слов — терминов, при вводе которых (или при посещении страниц с релевантным содержанием) пользователю показывается рекламное объявление.

Когда в качестве ключевого слова используется чужой товарный знак (например, конкурент выбирает слово «Атлант» для показа рекламы своих холодильников), возникает вопрос: является ли такое использование нарушением исключительных прав владельца товарного знака?

2. Исключительное право на товарный знак

Согласно статье 3 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (в действующей редакции с учётом изменений, внесённых Законом от 09.01.2023 г. № 243-З):

«1. Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак, может распоряжаться этим исключительным правом, а также вправе запрещать использование товарного знака другими лицами.

2. Никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак без разрешения его владельца.

3. Нарушением исключительного права на товарный знак признается использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения...»

Источник: zakony-by.com; WIPO Lex

Ключевая проблема при квалификации keyword-рекламы заключается в том, что товарный знак используется не в визуальном тексте объявления, а в качестве скрытого технического параметра (ключевого слова), который невидим для конечного потребителя. Это порождает вопрос о том, подпадает ли такое использование под понятие «использование товарного знака» в смысле Закона.

Способы использования товарного знака (статья 20 Закона)

Согласно статье 20 того же Закона, использование товарного знака для индивидуализации товаров осуществляется, в частности, путём:

• применения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках;
• применения товарного знака при предложении к продаже, продаже товаров, а также при оказании услуг;
• применения товарного знака в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
• применения товарного знака в рекламе, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках.

Источник: zakony-by.com

Использование товарного знака в качестве ключевого слова не подпадает прямо ни под один из перечисленных способов, поскольку товарный знак не отображается визуально ни в рекламном объявлении, ни на товаре, ни в документации. Однако перечень способов использования в статье 20 не является исчерпывающим (используется формулировка «в том числе»), что теоретически позволяет расширить толкование.

3. Недобросовестная конкуренция

Даже если использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова не образует прямого нарушения исключительных прав в смысле статьи 3 Закона о товарных знаках, такие действия могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция.

Статья 28 Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»

Согласно статье 28 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»:

«Запрещается недобросовестная конкуренция, связанная с: приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг...»

Источник: zakony-by.com; pravo.by

Использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова для перехвата трафика конкурента может рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, поскольку направлено на привлечение потребителей конкурента путём использования его деловой репутации и узнаваемости бренда.

Статья 27 — Некорректное сравнение

Кроме того, если в тексте рекламного объявления, показанного по ключевому слову — чужому товарному знаку, содержится сравнение с товаром конкурента, может применяться статья 27 того же Закона, запрещающая недобросовестную конкуренцию путём некорректного сравнения.

4. Законодательство о рекламе

Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе» устанавливает общие требования к рекламе, включая запрет на недобросовестную и недостоверную рекламу. Если контекстная реклама, настроенная на чужой товарный знак, содержит элементы, вводящие потребителя в заблуждение относительно производителя товара, это может быть квалифицировано как нарушение законодательства о рекламе.

Административная ответственность

Согласно статье 13.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З:

«Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем, рекламораспространителем или должностным лицом государственного органа законодательства о рекламе — влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от десяти до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо — ...»

Источник: etalonline.by

5. Анализ правовых рисков и судебная практика

Законодательство Республики Беларусь не содержит прямого запрета на использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова для контекстной рекламы. Однако правоприменительная практика и доктринальные толкования указывают на следующие риски:

Как отмечается в белорусской юридической литературе, контекстная реклама с использованием чужого товарного знака в качестве ключевого слова является одним из наиболее дискуссионных в юридическом смысле способов продвижения, и правовая оценка зависит от конкретных обстоятельств дела (источник: sbh-partners.com).

Судья судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь О.Д. Латышевич также обращает внимание на актуальность вопросов недобросовестной конкуренции с товарными знаками и важность выбора надлежащего способа защиты прав (источник: ibmedia.by).

6. Выводы и рекомендации

1. Прямой запрет отсутствует, но риски велики. Законодательство Республики Беларусь не содержит нормы, прямо запрещающей или разрешающей использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова для контекстной рекламы.

2. Многоуровневая квалификация. Даже если использование товарного знака в качестве ключевого слова не образует нарушения исключительных прав (ст. 3 Закона о товарных знаках), оно может быть квалифицировано как недобросовестная конкуренция (ст. 28 Закона № 94-З) и/или нарушение законодательства о рекламе (ст. 13.9 КоАП).

3. Факторы оценки. При правовой оценке учитываются:

   • отображается ли товарный знак в тексте рекламного объявления;
   • вводит ли реклама потребителя в заблуждение;
   • является ли рекламодатель конкурентом владельца товарного знака;
   • создается ли впечатление о связи (афилированности, партнёрстве) между рекламодателем и владельцем знака.

4. Рекомендация. До использования чужого товарного знака в качестве ключевого слова целесообразно получить письменное согласие (лицензию) владельца товарного знака, что исключит риски как нарушения исключительных прав, так и квалификации действий как недобросовестной конкуренции.

Источники:

1. Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (в действующей редакции) — ст. 3, ст. 20. URL: zakony-by.com; WIPO Lex

2. Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» — ст. 27, ст. 28. URL: pravo.by; zakony-by.com

3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З — ст. 13.9. URL: etalonline.by

4. Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе». URL: zakony-by.com

5. Аналитическая публикация: «Использование товарного знака конкурента в контекстной рекламе» — sbh-partners.com

6. Комментарии судьи Верховного Суда РБ О.Д. Латышевича — ibmedia.by

Ответ подготовлен на основе законодательства Республики Беларусь, действующего на текущую дату. Приведённая информация носит справочно-аналитический характер и не заменяет индивидуальную юридическую консультацию.